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Kayser -Roth Canada (1969) Limited (Deman- deresse)
c.
Fascination Lingerie Inc. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Noël. Montréal, le 27 avril; Ottawa, le 7 mai et les 16 et 24 juin 1971.
Marques de commerce—Contrefaçon—Plaidoiries—Recti- fication—La raison sociale de la défenderesse constitue- t-elle une contrefaçon de la marque de commerce de la demanderesse?—La raison sociale n'est pas un nom «per- sonnel,—Droit de la défenderesse d'obtenir une ordonnance l'autorisant à utiliser une marque dans un secteur détermi- né—Loi sur les marques de commerce, 1953, c. 49, art. 17(1), (2), 20a), 21(1).
La demanderesse a poursuivi la défenderesse, compagnie incorporée au Québec en 1969, en contrefaçon de la marque de commerce Fascination, déposée par la demanderesse en 1968 pour de la lingerie. La défenderesse a plaidé qu'elle en était la première utilisatrice et a cherché, par suite d'une autorisation, à obtenir en vertu de l'article 21(1) de la Loi sur les marques de commerce une ordonnance l'autorisant à utiliser au Québec sa marque de commerce pouvant prêter à confusion.
Arrêt: (1) Le fait qu'en vertu de la Loi des compagnies du Québec, la défenderesse était fondée à fonctionner sous sa raison sociale et en avait l'obligation, ne constitue pas un moyen de défense à l'action. Confirmation de l'affaire Boston Rubber Shoe Co. c. Boston Rubber Co. of Montreal (1901-1902) 32 R.C.S. 315.
(2) Une raison sociale n'est pas un nom «personnel» au sens de l'article 20a) de la Loi sur les marques de commerce.
(3) La Cour ne pouvait pas accorder à la défenderesse l'ordonnance sollicitée en vertu de l'article 21(1) de la Loi sur les marques de commerce. On ne peut, en vertu de l'article 21(1), rendre une ordonnance que dans le cas la marque de commerce déposée bénéficie de la protection de l'article 17(2), savoir: (1) lorsqu'elle a été déposée plus de cinq ans avant le début des poursuites et (2) lorsque le demandeur l'a adoptée en ne sachant pas qu'il existait un précédent utilisateur. Aucune de ces conditions n'était réunie dans la présente espèce. De plus, le fait que le dépôt de la marque de commerce de la demanderesse aurait pu en vertu de l'article 17(1) être déclaré sans valeur si la défen- deresse avait recherché ce moyen de défense ne permettait pas à celle-ci d'obtenir la réparation qu'elle demandait en vertu des articles 21(1) et 17(2).
ACTION en contrefaçon d'une marque de commerce déposée.
Ce jugement a été rendu en deux fois, la première le 7 mai 1971, la seconde le 24 juin 1971.
Christopher Robinson, c.r., pour la demande- resse.
Vincent Drouin pour la défenderesse.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOËL [le 7 mai 19711—La demanderesse, Kayser -Roth Canada (1969) Limited, compagnie dûment incorporée en vertu des lois du Canada, avec siège social à London, Ontario, demande qu'une injonction soit décernée contre la défenderesse, Fascina tion Lingerie Inc., compagnie dûment incorpo- rée en vertu des lois de Québec, avec siège social dans la cité de Montréal, P.Q., lui défen- dant de continuer à violer sa marque de com merce, enregistrée le 28 juin 1968, sous le numéro 157,447, relativement à de la lingerie. Bien que la demanderesse ait allégué que la défenderesse avait violé deux autres marques de commerce, qu'elle avait fait passer ses pro- duits pour ceux de la demanderesse et qu'elle avait adopté des méthodes d'affaires contraires aux honnêtes usages industriels ou commer- ciaux ayant cours au Canada, M. Robinson, le procureur de la demanderesse, déclara à l'en- quête que son client n'entendait invoquer que la violation par la défenderesse de la marque de commerce enregistrée sous le numéro 157,447 et abandonnait les autres causes d'action. Il déclara aussi que son client n'avait pas l'inten- tion de réclamer des dommages.
La défenderesse, dans son plaidoyer de défense, demande le rejet de l'action qu'elle fonde sur l'usage antérieur du mot «fascina- tion» relativement à de la lingerie. Elle invoque le fait qu'un certain Maurice Bagdoo, avec qui Claude Lapierre, le propriétaire de la compa- gnie défenderesse était en relation d'affaires, a enregistré une raison sociale fabricante de vête- ments, le 21 octobre 1966, chez le protonotaire de la Cour supérieure à Montréal, sous le nom de Lingerie Fascination Enr. Le 18 avril 1967, Bagdoo céda tous ses droits à Claude Lapierre, qui, le même jour, fit enregistrer le nom de la raison sociale sous son nom. Le 3 janvier 1969, des lettres patentes furent décernées en vertu de la Partie I de la Loi sur les compagnies de Québec, S.R.Q. 1964, c. 271, par lesquelles la défenderesse fut incorporée sous le nom de Lingerie Fascination Inc., Claude Lapierre ayant consenti à l'incorporation et étant un de ses principaux actionnaires. Depuis la constitu-
tion de la défenderesse en corporation, le com merce de fabrication et de vente de lingerie de Bagdoo fut exercé sous le nom corporatif la défenderesse alléguant que ce commerce s'e- xerça dans la province de Québec. Elle signala aussi dans son plaidoyer de défense que la demanderesse, selon les officiers de la défende- resse, n'utilise pas la marque de commerce Fas cination lingerie dans le Québec mais vend ses produits sous le nom de «Kayser Lingerie». La défenderesse soumet qu'elle n'a jamais tenté de profiter, ni n'a-t-elle en fait profité, de la réputa- tion de la demanderesse et que les consomma- teurs et les marchands n'ont jamais confondu les produits respectifs des parties en cause. La défenderesse allègue finalement qu'elle est un petit fabricant qui a réussi à se bâtir localement une réputation sous le nom de Fascination que la demanderesse semble vouloir utiliser.
La preuve à l'enquête révèle clairement que la demanderesse est la propriétaire enregistrée de la marque de commerce Fascination pour lingerie et en vertu de l'art. 19 de la Loi sur les marques de commerce «l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démon- trée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandi- ses ou services». De plus, il est incontestable que la défenderesse a utilisé, et utilise encore, le même mot «fascination» pour les mêmes pro- duits, soit de la lingerie. Les factures de la défenderesse portent à l'entête les mots Manu facturers of fine lingerie, en anglais, et «Fabri- cant de fine lingerie» en français et le mot «fascination» est inscrit sur trois types d'embal- lage de la défenderesse, les pièces P-2, P-3 et P-4. Le mot «lingerie» est inscrit aussi sur l'em- ballage pièce P-2, et les mots «Lingerie Inc.» sont inscrits sur la pièce P-3. Les mots «Fasci- nation Lingerie Montréal» sont inscrits sur l'éti- quette de la pièce P-2, les mots «Fascination Lingerie Inc.» sur la pièce P-3 et les mots «Fascination Lingerie Montréal» sur la pièce
P-4. -
Il existe, par conséquent, une preuve abon- dante que la défenderesse a, en vendant ses produits, violé la marque de commerce enregis-
trée de la demanderesse Fascination et cette dernière aurait, par conséquent, droit d'obtenir jugement à moins, évidemment, que la défende- resse ait soulevé une bonne défense.
La défenderesse, à l'enquête, ne fit qu'établir les faits allégués aux paragraphes 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de sa défense, soit que Bagdoo avait fait enregistrer la raison sociale de «Linge- rie Fascination Enr.» au bureau du protono- taire, à Montréal, qu'il avait cédé tous ses droits à Claude Lapierre qui, à son tour, fit enregistrer cette raison sociale chez le protonotaire, à Mon- tréal, le 18 avril 1967 et que Lapierre, le 8 janvier 1969, fit incorporer une compagnie du Québec sous le nom de Lingerie Fascination Inc. La défenderesse n'allégua pas, cependant, le secteur exact dans lequel elle a vendu, ou vend ses produits, Lapierre déclarant tout au plus dans son témoignage que les produits de sa compagnie sont vendus par l'entremise d'un magasin à rayons, Dupuis & Frères, et autres débouchés semblables dans la cité de Montréal. Il n'y eut, en effet, aucune preuve que la défen- deresse vend au-delà de la cité de Montréal.
Le procureur de la défenderesse soumet trois propositions. Sa première est que le nom corpo- ratif de la défenderesse est le seul qu'elle a le droit et le devoir d'utiliser en vertu de la Loi sur les compagnies de Québec pour ses opérations et que la seule procédure ouverte à celui qui veut se plaindre d'un préjudice subi par l'usage de ce nom, est celle prévue pour un changement du nom corporatif à l'art. 19 de la Loi sur les compagnies de Québec, S.R.Q. 1964, c. 271. Il m'est impossible d'accepter cette proposition. Dans la cause de Boston Rubber Shoe Co. v. Boston Rubber Co. of Montreal (1901-02) 32 R.C.S. 315, la Cour suprême du Canada décida que l'usage du nom corporatif de la défende- resse était une violation de la marque de com merce enregistrée de la demanderesse et que cet usage devait lui être prohibé.' Bien que la Cour dans cette cause décida que la violation était frauduleuse, il existe de la jurisprudence à l'ef- fet que l'on peut prohiber l'usage fait, même innocemment, d'une marque -de commerce ou d'un nom commercial (cf Fox, Canadian Law of Trade Marks, tome II, pp. 850 et 851 et les décisions auxquelles on renvoie).
La seconde proposition de la défenderesse est que son nom corporatif est réellement son nom personnel et qu'en vertu de l'article 20a) 2 de la Loi sur les marques de commerce, l'enre- gistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne d'utiliser de bonne foi son nom. Cet argument aussi n'est pas valide. D'abord, il n'existe, à ma connaissance, aucune décision ou doctrine à l'effet qu'un nom corpo- ratif est un nom personnel. De plus, les deux mots ensemble «personal» et «name» signifient un individu (cf Shorter Oxford Dictionary ou personal signifie affecter, concerner un individu et name signifie cette combinaison particulière de sons utilisés pour désigner un individu, une personne seule, un animal, endroit ou chose).
J'en arrive à la troisième proposition de la défenderesse fondée sur l'art. 21 reliée à l'art. 17(2) de la Loi sur les marques de commerce' et qui est à l'effet que, parce qu'il y a eu usage antérieur de bonne foi de la marque de com merce Fascination par la défenderesse, ou ses auteurs, dans la province de Québec, cette Cour devrait, comme elle en a le droit en vertu de l'art. 21(1), permettre à la défenderesse de con- tinuer à employer la marque de commerce ou le nom commercial dans une région définie, i.e., dans la province de Québec simultanément avec l'emploi de la marque de commerce déposée sous réserve des conditions que la Cour estime justes avec une distinction suffisante et spéci- fiée d'avec la marque de commerce déposée.
L'article 21, cependant, ne peut être utilisé qu'en autant qu'il s'agisse d'une marque de commerce enregistrée qui a droit d'être proté- gée en vertu du paragraphe (2) de l'art. 17 de la loi. Ce paragraphe mentionne les marques de commerce qui auraient pu, sans cet alinéa, être déclarées invalides pour utilisation antérieure. Sous l'ancienne Loi sur la concurrence déloyale, il était possible d'attaquer une marque de com merce pour utilisation antérieure. Depuis la pas- sation de la Loi sur les marques de commerce, 1953, aucune attaque n'est possible «après l'ex- piration de cinq ans à compter de la date d'enre- gistrement d'une marque de commerce ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi en prenant celle des deux dates qui est posté-
rieure à l'autre . à moins qu'il ne soit établi
que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.»
L'article 21(1) traite seulement des enregis- trements de marques de commerce qui ont droit à la protection du paragraphe (2) de l'art. 17, et pour se prévaloir des droits contenus à l'art. 21(1), l'on doit alléguer et prouver les, faits importants ou essentiels nécessaires pour éta- blir que la marque de commerce en est une protégée en vertu dudit paragraphe ainsi que tous les faits essentiels requis en vertu du para- graphe (1) de l'art. 21 afin de permettre à la Cour d'apprécier et de décider si elle peut dé- cerner l'ordonnance demandée. Il faudra ensuite, évidemment, que la défenderesse demande, dans ses conclusions, le remède recherché, soit une déclaration telle que cette Cour est autori- sée à faire en vertu du paragraphe (1) de l'art. 21 de la loi.
Il est clair ici qu'une telle procédure ne peut être adoptée que si l'on permet à la défen- deresse d'amender ses plaidoiries écrites ainsi que ses conclusions. La permission d'amender à ce stage des procédures et dans un cas comme celui-ci, lorsque l'amendement n'est pas deman dé, ne devra être autorisée que si la Cour est d'avis que ces amendements sont nécessaires dans le but de déterminer la véritable question, ou les véritables questions, en litige. Je crois qu'en l'occurrence, nous sommes en présence d'une telle situation. La permission d'amender dans un tel cas, cependant, ne devrait être accordée qu'aux conditions qui semblent justes et la demanderesse devrait être protégée en autant que son droit à la communication à l'exa- men au préalable et à la préparation à l'instruc- tion est nécessaire pour répondre aux alléga- tions nouvelles ou modifiées que la défenderesse pourra fournir. Conformément à la Règle 119 des Règles de cette Cour, permis sion sera par conséquent donnée à la défen- deresse de faire les amendements qui s'impo- sent, ces amendements devant cependant être faits dans les 15 jours de la date de ces motifs de jugement sans quoi la défenderesse sera déchue de ce droit et la demanderesse pourra alors demander que jugement soit rendu. La
défenderesse devra aussi payer tous les frais et dépens encourus à cause du défaut de plaider correctement sur l'action originaire. Je crois qu'il s'agit ici d'un cas le fait d'imposer à l'adversaire les frais et ennuis d'une nouvelle instruction comporte une injustice qui peut, et qui devra, être compensée par des frais taxables.
* * *
M. LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOEL [le 24 juin 19711—Subséquemment aux motifs du jugement rendu le 7 mai 1971, et après que la défenderesse eût, par des amendements appro- priés, allégué certains faits essentiels aux recours qu'elle entendait exercer et conclu au remède demandé, les parties revinrent devant la Cour où, de part et d'autre, elles présentèrent des arguments de droit et de fait. De plus, la défenderesse dut, pour lui permettre de rencon- trer certaines des exigences de l'art. 21(1) de la loi, demander en pleine séance la permission d'amender encore son plaidoyer à l'allégué 20, permission qui lui fut accordée sous réserve des droits de la demande. Cet allégué, amendé de la sorte, se lit maintenant comme suit:
La défenderesse ou ses auteurs ou ayants-droits, a employé de bonne foi la marque 'de commerce Fascina tion Lingerie et Lingerie fascination avant la production de la demande en vue de cet enregistrement par la deman- deresse de cette marque de commerce.
La demanderesse, par son procureur, se déclara prête à continuer l'argumentation de la cause sur l'allégué, tel qu'amendé, et sur la preuve déjà produite au dossier et les parties, par leur procureur, soumirent ensuite à la Cour leurs points de vue respectifs.
Il me paraît clair que malgré les allégués de la défense, il m'est impossible d'acquiescer à la demande de la défenderesse et de lui donner le droit d'employer la marque de commerce Fasci nation dans la province de Québec où, selon une admission au dossier, produite le 28 mai 1971, les procureurs de la demanderesse décla- rèrent que
[TRADUCTION] ... la défenderesse a utilisé de bonne foi dans la province de Québec les marques de commerce Fascination Lingerie et Lingerie fascination avant le 28 juin 1968, date de l'enregistrement par la demanderesse de la marque de commerce Fascination pour utilisation avec Lingerie.
Il me paraît d'abord que la procédure de l'art. 21(1) de la loi qui permet dans certains cas l'emploi de deux marques de commerce sembla- bles dans une région donnée, avec une distinc tion suffisante, n'est possible que dans le cas d'une marque de commerce déposée dont l'en- registrement est protégé aux termes du paragra- phe (2) de l'art. 17. Or, si l'on se réfère au paragraphe (2) de l'art. 17, l'on voit qu'il ne peut s'agir que de marques de commerce enre- gistrées depuis au-delà de cinq ans et que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée, ne l'a pas fait alors qu'elle était au courant de l'utilisation ou de la révéla- tion antérieure de cette marque de commerce. Il est clair que l'on ne trouve pas ici les conditions voulues pour permettre à la défenderesse l'utili- sation restreinte de la marque de commerce Fascination puisque d'abord il s'agit de procé- dures ouvertes avant l'expiration des cinq ans de la date de son enregistrement et ensuite il n'y a aucun allégué ou aucune preuve que la demanderesse ait enregistré sa marque de com merce alors qu'elle était au courant de l'utilisa- tion ou de la révélation antérieure de ladite marque de commerce. Il est utile de signaler ici que la procédure prévue à l'art. 21(1) ne s'appli- que qu'exceptionnellement puisqu'elle a pour effet de permettre l'emploi de deux marques semblables dans la même région et ceci en liaison avec des produits semblables, ce qui est évidemment contraire aux principes de la Loi sur les marques de commerce. Il s'ensuit donc que l'on ne peut se réclamer de cet article que si l'on se conforme à toutes les exigences qui y sont contenues.
Le procureur de la défenderesse soutient, cependant, que sa cliente a quand même le droit d'obtenir cette utilisation restreinte à une région en vertu du principe, dit-il, que «qui peut demander plus, peut demander moins» et il se réfère ici au droit que pourrait avoir sa cliente en vertu de l'art. 17(1) de la loi, de demander, dans les cinq ans de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, l'annulation de la marque de commerce enregistrée de la deman- deresse, pour avoir été utilisée ou révélée anté- rieurement par une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédé- cesseur en titre.
Il m'est impossible d'accepter ce point de vue. Nous sommes ici, en effet, en matière statutaire et dans ce domaine, l'on ne peut exer- cer que les recours prescrits par la loi. La défenderesse ayant choisi dans ses procédures de se réclamer de l'art. 21(1) et de l'art. 17(2), c'est sur ces articles seulement que ses droits doivent être déterminés. Il y a, cependant, d'au- tres obstacles à l'obtention, par la défenderesse, du remède demandé en vertu de l'art. 21(1) de la loi. En effet, ce n'est que dans le cas «l'une des parties aux procédures» a employé la marque de commerce au Canada avant la date de la production de la demande en vue de l'enregistrement de la marque de commerce déposée que cette partie seulement peut se pré- valoir du remède contenu à l'art. 21(1). (L'em- ploi avant la date de la demande et non de l'enregistrement découle du fait qu'en vertu de l'art. 16 de la loi, la date ultime pour établir l'utilisation antérieure est la date de la produc tion de la demande). Or, ici la preuve a révélé non seulement que la défenderesse n'avait pas utilisé la marque de commerce avant la demande d'enregistrement, mais aussi que ni les prédécesseurs de la défenderesse, Bagdoo, ni la raison sociale, ni, enfin la défenderesse elle- même, ne l'a utilisée. En effet, la première utilisation des sacs sur lesquels le mot Fascina tion apparaît est en date du 15 mars 1968, soit après la demande d'enregistrement de la marque de commerce, qui eut lieu le 25 janvier 1967. M. Lapierre, d'ailleurs, admet que la demande- resse n'utilisa la marque de commerce qu'après le mois d'avril 1967.
Il appartenait à la défenderesse d'établir qu'elle avait le droit de se prévaloir de l'art. 21(1) et, malheureusement, elle n'a pas réussi à le faire. Il ne me reste, dans les circonstances, qu'à rejeter le plaidoyer de la défenderesse, car celle-ci, pour des raisons que je n'ai pas à apprécier, n'a pas cru bon d'attaquer la validité de l'enregistrement de la marque de commerce de la demanderesse. Je n'ai vraiment pas le choix. Je le fais, cependant, avec beaucoup de regret puisque le jugement rendu dans cette cause affectera sûrement les activités de la défenderesse et exigera la cessation de l'emploi de la marque de commerce Fascination de la demanderesse par la défenderesse.
L'action de la demanderesse est, par consé- quent, maintenue et une injonction sera, par conséquent, décernée défendant à la défende- resse, ses directeurs, officiers, serviteurs, agents ou employés, de cesser de violer la marque de commerce déposée sous le numéro 157,447 de la demanderesse, en utilisant la marque de commerce Fascination en liaison avec la vente, la distribution ou l'annonce de produits de lingerie. Cette injonction, cepen- dant, ne prendra effet que dans les six mois de la date du jugement formel décerné dans cette cause afin de donner à la défenderesse le temps nécessaire pour effectuer les changements et modifications qui s'imposent et lui permettre ainsi de se conformer à la présente injonction.
La demanderesse pourra préparer une ordon- nance conforme à cette décision, qu'elle devra cependant soumettre à la défenderesse. Si la défenderesse n'accepte pas le projet d'ordon- nance ainsi proposé, les parties pourront se présenter devant la Cour pour que ses termes en soient arrêtés. La demanderesse aura droit à ses dépens taxés et il faudra tenir compte des faux frais occasionnés par les amendements de la défenderesse effectués après l'enquête.
Voir aussi Acme Vacuum Cleaner Co. v. Acme Vacuum Cleaner Co., 11 Fox C.P.C. 167.
2 20. Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est censé violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion; mais aucun enre- gistrement d'une marque de commerce ne doit empêcher une personne
a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial, ni
3 21. (1) Si, dans des procédures relatives à une marque de commerce déposée dont l'enregistrement est protégé aux termes du paragraphe (2) de l'article 17, il est démontré à la Cour de l'Échiquier du Canada que l'une des parties aux procédures, autre que le propriétaire inscrit de la marque de commerce, avait de bonne foi employé au Canada une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, avant la date de la production de la demande en vue de cet enregistrement, et si la cour considère qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public que l'emploi continu de la marque de commerce ou du nom commercial créant de la confusion soit permis dans une région territoriale définie simultanément avec l'emploi de la marque de commerce déposée, elle peut, sous réserve des conditions qu'elle estime justes, ordonner que cette autre partie puisse conti-
puer à employer la marque de commerce ou le nom com mercial créant de la confusion, dans cette région, avec une distinction suffisante et spécifiée d'avec la marque de com merce déposée.
17. (2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, en prenant celle des deux dates qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne doit être rayé, modifié ou jugé invalide pour le motif de l'utilisation ou révélation antérieure que mentionne le paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.
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